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从实务角度出发,再谈商标共存协议

2021-08-11 22:32:59

从实务角度出发,再谈商标共存协议

商标共存与商标共存协议

近日,最高人民检察院知识产权检察办公室副主任宋建立发表了深入探讨近似商标共存的若干问题的文章,对商标共存及商标共存协议进行了详细的阐述和分类。 根据宋建立的观点,商标共存是指不同市场主体因法律的规定、历史格局的形成、共存协议的签署等因素,允许相同或近似的商标使用在相同或类似商品上,彼此保持必要的互不干扰的一种市场状态。且商标共存可大致分为法律规定的共存、事实上的共存及协议的共存三个类别。 也就是说,即使是相同或近似的商标,也可以通过法律规定的共存、事实上的共存及协议的共存三种方式共存于同一市场而不构成权利冲突。而其中取得协议的共存的主要方式即是商标共存同意书或协议书。 商标的注册人可以通过取得引证商标注册人出具的商标共存同意书或与引证商标注册人共同签订商标共存协议书的形式取得协议的商标共存。但这一共存协议是否会被采信,仍然需要由主管商标的行政机关或司法机关以商标共存是否会产生市场的混淆误认为标准进行判断。 目前,在国外和国内,商标共存同意书或协议书都在不同程度上得到了知识产权主管机关及法院的认可。
商标共存协议的认可状况

总体来说,国内外对商标共存协议能否被采信存在三种不同的观点:其一是认为商标共存协议必须以承认商标混淆误认为前提,而共存协议无法排除相关公众的混淆误认;其二是认为商标权人可以自由处分其权利,商标共存协议体现了商标权人的意思自治;其三是认为在没有损害国家利益、社会公共利益或第三人合法权益的情况下,商标共存协议可以体现商标权人对其权利的自由处分。 1、域外行政及司法机关对商标共存协议总体持支持态度 从世界各国实践看,域外各国行政及司法机关对商标共存协议的态度可分为无条件接受和有条件接受两种,总体上呈支持态度。 在英国、法国、德国、瑞士等国家,其行政及司法机关通常认为共存协议体现了当事人的意思自治,属于私权的范畴;而在美国、澳大利亚、加拿大、新加坡等国家,其行政及司法机关则将商标共存协议作为重要的考量因素。因此,在域外申请商标时,若能取得引证商标注册人出具的商标共存同意书或协议书,即有较大概率能取得商标的注册。 例如,在深圳汉王友基科技有限公司于印度注册“XP-PEN”商标的驳回复审案件中,深圳汉王友基科技有限公司委托我所起草商标共存同意书并得到了引证商标注册人的认可,最终通过向印度商标局出具商标共存同意书的方式排除了引证商标的权利障碍,并取得了该商标的注册。 2、我国司法审查中对商标共存协议的态度仍不明晰 与国外相比,我国司法机关仅将共存协议作为初步的考量因素,且存在对共存协议采纳标准不一的问题。 例如,在美国网件公司第20900858号“ORBI”商标驳回复审案中。美国网件公司提交了与引证商标注册人签订的商标共存协议,但北京高院认为,若引证商标与诉争商标的商标标志相同或基本相同,且使用在相同或者类似服务上时,商标共存协议书不能排除2013年商标法第三十条、第三十一条的适用。 而在德威士学院第29415107号“德威及图”商标驳回复审案中。德威士学院在该案件中同样提交了商标共存协议,而北京高院则认为,德威士学院向法院提交的商标共存协议经过公证认证手续,系引证商标权利人德威控股公司的真实意思表示,且未违反中国相关法律规定。在申请商标与引证商标已存在上述差异的基础上,协议书的内容应予尊重,可以作为排除混淆可能性的有力证据。 可见,在我国的司法审查中,在对商标共存协议进行审查时,一方面以保护商标权利人的利益为基本考量,另一方面也时刻考虑消费者的利益,并通过审查人员及法官的自由裁量来尝试取得两种利益的平衡。也因此,我国行政及司法机关在认定商标共存协议的效力时,实际上存在一个较为模糊的标尺,当商标之间的近似程度超过了一定的程度,就认为即使提交了商标共存协议也不能排除相关公众的混淆误认,并进而对商标共存协议的效力不予认可。 对出具商标共存协议的建议 虽然商标共存协议的效力在我国的司法审查中仍处于较为模糊的状态,但在商标授权确权案件的行政及司法程序中取得并提交商标共存协议,仍然对商标权的取得有着明显的积极意义。 对于许多大型公司、集团公司而言,其旗下的商标往往分布于各个不同的子公司之间,且彼此之间注册的商标多有近似之处,容易因关联公司注册的在先商标而被驳回。此种情况下,由于各公司之间同属一个集团管理,若能出具商标共存协议,行政或司法机关通常认为这些近似商标的共存不会造成相关公众的混淆和误认,也不会损害他人的合法权益,因此更有可能认可商标共存协议的效力。 在此情况下,各个持有商标的公司间统一签订商标共存协议并说明各公司间的关联关系,能有效排除相关混淆误认的可能性,并大大提高商标授权确权案件的成功概率。而对于商标相同或几乎完全相同的情况,则需要考虑将相同商标集中于某一公司名下进行统一申请和管理,或通过商标转让的方式避免因关联公司注册的在先商标而无法取得商标权。 而对于引证商标注册人非关联公司的情况,在商标总体近似但仍可通过某些元素加以区分的情况下,若能取得引证商标注册人出具的商标共存同意书或协议,也能提交商标驳回复审的成功几率。但若商标近似程度较高或完全相同,则提供商标共存协议也难以受到国家知识产权局及法院的认可。

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